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商业秘密确认不侵权案件

商业秘密确认不侵权案件

上海WQ永磁设备有限公司与上海SY贸易有限公司等

侵犯商业秘密纠纷上诉案

案件要旨：在商业秘密权利人对被控侵权人发出警告，却又未在合理期限内对其提起诉讼的，被控侵权人在符合条件时可通过向法院对该权利人提起确认不侵权诉讼，以尽快结束侵权纠纷的不确定状态，维护自己的利益。

编者注：本文摘自北京唐湘凌律师主编的《商业秘密保护实务精解与百案评析》（中国法制出版社出版）。唐湘凌律师毕业于中国人民大学法学院，法学硕士，北京专业商业秘密律师，主要服务领域为公司法、知识产权等领域。在商业秘密领域，唐律师办理过大量涉及侵犯商业秘密的民事、刑事案件，积累了丰富的经验。唐律师曾代理商业秘密案件在最高人民法院申请再审，并成功地使案件得到最高人民法院提审。欢迎与唐律师就企业设计商业秘密保密制度和相关商业秘密疑难案件事宜联系切磋。邮箱：18601900636@163.com，电话：18601900636。

一、案件来源

上海市第一中级人民法院（2001）沪一中知初字第136号、上海市高级人民法院（2003）沪高民三（知）终字第2号号判决书。

二、基本案情

原告WQ公司成立于1996年7月22日，是一家专业制造、加工永磁设备的公司。被告朱某在WQ公司成立时就到该公司从事销售工作，但没有签订过劳动合同，其报酬的支付方式为每月生活费加年度销售提成。1997年7月26日，被告应某进入WQ公司，从事永磁系列产品的研制、开发和生产指导工作。1999年9、10月前后，WQ公司开发完成了活动极芯架结构的永磁吸盘。该吸盘由台面板、极芯组件、底座和传动装置组成。WQ公司曾将生产的上述吸盘销售给上海机床总公司深圳销售公司（以下简称深圳公司）。

2000年3月7日，被告SY公司向被告JM公司购进型号为1530的永磁吸盘10台，型号为1535的永磁吸盘20台，然后发往深圳公司。在SY公司的货运托运单上留有朱某在WQ公司处使用的手机号码。该30台吸盘采用与WQ公司上述吸盘相同的活动极芯架结构。但这批货物在发出之前被WQ公司截留。次日，WQ公司以应某、朱某在任职期间利用工作之便窃取公司的技术、经济资料，在外私自生产、销售公司产品为由，开会对他们进行批评。之后，应某、朱某两人离开WQ公司，分别到JM公司和SY公司工作。

2001年6月8日，WQ公司委托高开机电设备公司从JM公司购得型号为1530和2040的永磁吸盘各2台。这些吸盘也都采用活动极芯架结构。

后WQ公司以朱某、应某及JM公司、SY公司侵犯其商业秘密为由，向上海市第一中级人民法院提起诉讼。WQ公司为证明应某与JM公司之间有"接触点"，提供了马某、顾某两位证人。马某在庭审中陈述曾在2000年6月去JM公司时看到应某在车间指导工人做吸盘。顾某陈述1999年下半年其在JM公司工作时多次看到应某来指导活动极芯架结构永磁吸盘的技术。应某对上述两位证人的证言均予以否认，并称自己离开WQ公司后，直到2001年1月才去JM公司工作。

经查，本案一审诉讼时，市场上也有其他厂家生产、销售活动极芯架结构的永磁吸盘。

另查，1997年7月，WQ公司与应某签订的聘用协议中约定：“乙方（应某）接受甲方（WQ公司）聘请后，具有对产品技术、决策保密的义务。”1999年11月16日，WQ公司与协作方订立的极芯架等吸盘零部件的《加工合同》中约定：“甲方（WQ公司）负责提供加工用图纸壹份，乙方（协作方）对甲方提供的图纸注意保管，并不得对外扩散。在合同结束后将图纸收齐后，归还甲方。”

三、法院审理

上海市第一中级人民法院认为，技术秘密的“不为公众所知悉”，是指该技术不能从公开渠道直接获得。这种“秘密性”是相对的，它只要求未被该技术通常涉及的有关范围的人普遍所知或者容易获得。本案中，WQ公司设计的活动极芯架结构的永磁吸盘将极芯组件分为固定极芯组件和活动极芯组件，相比传统吸盘，具有操纵力小、剩磁小的优点，具有一定的新颖性。但WQ公司的该种技术改进主要体现在磁盘的结构上，其使用的原理仍为磁性的基本原理。其同行业厂家的技术人员只要打开其台面板，便可轻而易举地获知WQ公司该项技术的全部要领，于是决定了从WQ公司活动极芯架结构的永磁吸盘面市之日起，其技术对同行业的厂家来说不可能再具有“秘密性”。因而WQ公司的技术不符合技术秘密“不为公众所知悉”的要件，不能作为技术秘密得到保护。除深圳公司以外，因WQ公司未能提供有效证据证明其与其它其所列的客户曾发生过业务往来，故只能确认深圳公司一家是WQ公司的客户。但又由于SY公司的法定代表人范某是深圳公司经理饭乙的弟媳，两公司之间原本就有业务往来，故相对SY公司来说，WQ公司不可能使深圳公司这一客户成为其经营活动中的秘密信息。因此，WQ公司提出的被告朱某、SY公司侵犯其经营秘密的主张因缺乏事实和法律依据，亦不予支持。综上，法院判决：WQ公司的诉讼请求不予支持。一审案件受理费、财产保全费，由WQ公司负担。

判决后，WQ公司不服判决，向上海市高级人民法院提起上诉。其上诉理由为：第一，原判决法律文书存在明显差错。原判决遗漏了JM公司于2001年4月5日申请专利，JM公司没有进行反向工程的事实；原判决指出了争议事实是“JM公司生产系争吸盘的技术是否自行开发”，但对此却不表态等。第二，原判决认定事实错误。对马某、顾某的证言不予采信；本案系争技术的产品有其特殊性，即没有专用设备不能打开，非专业生产永磁吸盘的使用人不可能也没有必要拥有这样的设备。所以本案系争产品的销售不等于本案系争技术公开。第三，原审法院认定上诉人产品何时面市有误，2000年3月7日以前上诉人的产品未面市，是在2000年5月以后上市的。

针对WQ公司的上诉，上海市高院认为：

相对于传统吸盘，上诉人WQ公司开发的活动极芯架永磁吸盘在性能和工作效果方面有明显提高，故该活动极芯架永磁吸盘技术信息具有实用性并能够为WQ公司带来经济利益；上诉人WQ公司对活动极芯架永磁吸盘技术信息也采取了合理的保密措施，在其活动极芯架永磁吸盘产品上市销售之前，该活动极芯架永磁吸盘技术信息并“不为公众所知悉”。根据商业秘密的构成要件，在上诉人WQ公司自己上市销售活动极芯架永磁吸盘产品之前，其活动极芯架永磁吸盘技术信息构成商业秘密。但在WQ公司自己上市销售活动极芯架永磁吸盘产品之后，其活动极芯架永磁吸盘技术信息就不可能再成为商业秘密。因此，在上诉人WQ公司的活动极芯架永磁吸盘产品上市销售后，不可能存在针对其活动极芯架永磁吸盘技术信息的商业秘密侵权行为。

被上诉人JM公司生产的并于2000年3月7日由上诉人WQ公司截留的30台永磁吸盘采用的是与上诉人永磁吸盘相同的活动极芯架结构。因此，上诉人WQ公司的活动极芯架永磁吸盘产品上市销售之前，其商业秘密是否被侵犯的关键在于2000年3月7日之前被上诉人应某是否将上诉人WQ公司的活动极芯架永磁吸盘技术信息披露给被上诉人JM公司，JM公司据此生产出了活动极芯架永磁吸盘。2000年3月7日以前，被上诉人应某仍在上诉人WQ公司工作，只有证人顾某的证言陈述其在1999年下半年多次看到应某在JM公司指导活动极芯架永磁吸盘技术。但由于证人顾某的证言没有其他证据能够印证，且应某对该证人证言予以否认，故难以认定在2000年3月7日以前，被上诉人应某将上诉人WQ公司的活动极芯架永磁吸盘技术信息披露给了被上诉人JM公司。因此，在上诉人WQ公司的活动极芯架永磁吸盘产品上市销售之前，没有证据表明其商业秘密被侵犯。

由于实用新型专利的授权并不经过实质审查，且被上诉人JM公司专利申请日在其产品被截留之后，故JM公司拥有实用新型专利的事实对本案相关问题的认定并无关联性。对于上诉人WQ公司自己上市销售其活动极芯架永磁吸盘产品之后的情形，由于其主张的商业秘密已经不存在，对“JM公司生产系争吸盘的技术是否自行开发”以及“JM公司是否进行了反向工程”的事实均无必要再做出认定；而对于上诉人WQ公司自己上市销售其活动极芯架永磁吸盘产品之前的情形，由于其没有证据能够证明被上诉人应某将技术信息披露给了被上诉人JM公司，故也无需再对“JM公司生产系争吸盘的技术是否自行开发”以及“JM公司是否进行了反向工程”的事实作出认定。故上诉人WQ公司所述原判决没有提及JM公司申请专利的事实、没有确认“JM公司生产系争吸盘的技术是否自行开发”以及“JM公司是否进行了反向工程”等上诉理由均不成立，法院不予支持。

另外需要确认的是在2000年3月7日前，被上诉人应某与被上诉人JM公司是否有接触。但对于这点，只有证人顾某的证言陈述应某与JM公司有接触。故法院对此证言不予采信是正确的。而证人马某的证言与2000年3月7日以前应某与JM公司是否有接触的事实没有关联性。故一审判决对两位证人证言不予采信是正确的。

关于上诉人所称原审法院认定其产品何时面市有误的问题。即使如上诉人WQ公司所主张其活动极芯架永磁吸盘产品是2000年5月以后上市销售的，但具有相同活动极芯架结构的被上诉人JM公司所生产的永磁吸盘产品是在2000年3月7日被截留的，因此，为确认上诉人WQ公司的商业秘密是否被侵犯，需要确定的是2000年3月7日以前，被上诉人应某与被上诉人JM公司是否有接触的事实。况且，上诉人WQ公司也没有证据证明其活动极芯架永磁吸盘产品是2000年5月以后上市销售的。故上诉人的该上诉请求的主张亦不能成立。

综上所述，上海市高院作出了驳回上诉，维持原判的二审判决。

四、律师点评

在之前的案例中，我们所探讨的一直是商业秘密权利人在遭受侵权时如何应对的问题，但“被控侵权人”在遭受所谓的“权利人”以侵权为理由的各项包括警告、之类的骚扰，却不予在合理期限内提起诉讼时又该如何保护自己的权利呢？借着本案，我们来探讨一下关于确认不侵权诉讼的问题。

2008年《民事案件案由规定》的知识产权权属、侵权纠纷部分增加了确认不侵权纠纷这一新的案由。从法理上讲，所谓的确认不侵权诉讼是指知识产权人针对特定主体在发出侵权警告又未在合理期限内依法提起诉讼，被控侵权人（被警告人）可以提起确认不侵权诉讼，以维护自己利益的诉讼。

从之前的法院判例中可以看出，提起确认不侵权诉讼须满足以下条件，具体来说：

一、被告发出侵权警告，而被控侵权人（原告）不承认自己的行为构成侵权。有时被告发出警告函是出于恶意滥用权利，干扰原告的合法行为，具体行为可包括被告向原告发送警告函，要求原告停止侵权行为或要求原告支付一定的许可使用费；被告向原告的合作伙伴发送警告函，声称原告的行为涉嫌侵权，或在媒体上刊登声明；法院或有关行政机关在接到被告的申请或举报后，对原告发布了诉前禁令或对原告进行了调查处理等等。

二、原告的利益已经或者将来可能受到了损害。由于被告发出的警告等行为，影响了原告正常的生产、销售业务，致使原告现实利益的减损；或由于被告的行为，导致原告的客户丧失并对其声誉产生了不好的影响，致使原告未来经济利益可能受有损害。

三、原告提起的诉讼符合民事诉讼法基本的立案条件。只有在原告提起的诉讼满足立案的基本条件时，包括：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。法院才可能接受并正式立案。

四、不适用于原告向被告主张侵权责任的情况，一般情况下，仅是原告提出的具有否定意义、属于消极的确认之诉。但根据最高人民法院2003年《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（会议讨论稿）第62条：“……专利权人或者其利害关系人向他人发出侵犯专利权警告的，被警告人可以向人民法院起诉，请求确认不侵犯专利权。专利权人或者其利害关系人的警告行为侵犯被警告人的其他权利的，被警告人可以一并向人民法院请求判令警告人停止侵害、赔偿损失、消除影响、赔礼道歉。”表明“确认不侵权诉讼”中也可以含有给付之诉的内容。

五、被告在合理的期限内没有提起诉讼或投诉。被告在向原告发出侵权警告后，在合理期限内，没有对其所称的原告的涉嫌侵权的行为提起诉讼或向有关行政管理部门进行行政投诉，会致使原告是否侵权处于一种未决状态，使原告的声誉及产品生产、销售等都遭受不利影响。因此，此时原告可采取主动的方式，为维护自己的合法权益向法院提起确认不侵权诉讼。

由于商业秘密也属于知识产权，因而在商业秘密权利人对被控侵权人发出警告，却又未在合理期限内对其提起诉讼的，被控侵权人在符合条件时亦可向该权利人提起确认不侵权诉讼，以尽快结束侵权纠纷的不确定状态，维护自己的利益。在诉讼过程中，被控侵权人（原告）应请求法院确认其使用的信息并不侵犯权利人（被告）的商业秘密，但同时，原告需要对其所使用的信息不同于被告的商业秘密信息承担举证责任。

编者注：本文摘自北京唐湘凌律师主编的《商业秘密保护实务精解与百案评析》（中国法制出版社出版）。唐湘凌律师毕业于中国人民大学法学院，法学硕士，北京专业商业秘密律师，主要服务领域为公司法、知识产权等领域。在商业秘密领域，唐律师办理过大量涉及侵犯商业秘密的民事、刑事案件，积累了丰富的经验。唐律师曾代理商业秘密案件在最高人民法院申请再审，并成功地使案件得到最高人民法院提审。欢迎与唐律师就企业设计商业秘密保密制度和相关商业秘密疑难案件事宜联系切磋。邮箱：18601900636@163.com，电话：18601900636。

由于唐湘凌律师办理过大量商业秘密案件，在商业秘密领域比较有影响，并就商业秘密的法律保护多次接受《知识产权报》、《科技日报》等全国性报社采访。以下为唐湘凌律师关于商业秘密保护观点的报道：

《知识产权报》文章《涉及侵犯商业秘密罪的若干问题》：唐湘凌律师办理过多起涉及商业秘密的案件，对企业商业秘密保护的现状深有感触，“一些企业笼统的以为自己采取保密措施的信息的全部是商业秘密，实际上司法机关会因为该类信息不符合商业秘密的法定条件而驳回。”

《知识产权报》文章《涉及侵犯商业秘密罪的若干问题》：唐湘凌律师认为，鉴于地方基层涉及侵犯商业秘密的案件发案率不高，有时一个基层法院几年都遇不到一个侵犯商业秘密案，加之商业秘密犯罪案件往往涉及很多专业性极强的问题，基层法院缺乏办案经验，比如这次会上研讨涉及的刑事案例，是武汉一个基层法院受理的第一个侵犯商业秘密罪的案件，该案从公安立案侦查到检察院起诉至法院历经一年多的时间，现在法院审理又面临截然相反的两个鉴定结论在“打架”。把如此棘手的一个知识产权刑事案件交给从未有类似案件审判经验的基层法院审理实是勉为其难。建议参考目前有关驰名商标司法认定案件的管辖规定，将涉及侵犯商业秘密犯罪的刑事案件审理权上收至省会城市所在地的中级法院管辖。

《科技日报》文章《跳槽走人 技术秘密如何留下——企业要增强商业秘密保护意识，但不能以“侵犯商业秘密”为借口打击竞争对手》：唐湘凌律师说，“根据有关规定，刑事案件中的公、检、法机关均有委托鉴定的权力，民事案件的当事人也有自行委托鉴定的权利，在实践中，刑事或者民事案件的被告及其代理人往往也会委托鉴定，这样不可避免地会出现多头鉴定、重复鉴定的现象。”

《科技日报》文章《跳槽走人 技术秘密如何留下——企业要增强商业秘密保护意识，但不能以“侵犯商业秘密”为借口打击竞争对手》：关于企业在保护商业秘密方面应做的工作，唐湘凌认为，企业在保护商业秘密方面一定要做好预防性工作，例如划定商业秘密的范围；建立秘密资料的存档管理制度；涉密计算机不联网；对企业员工进行商业秘密法律知识培训；与员工签署的《保密协议》；与可能接触较高级别商业秘密的员工签订的《竞业禁止协议》，签署保密协议时，一定要根据其接触或可能接触的商业秘密进行严格划定、明确保密的具体内容。”

《科技日报》文章《不能以“侵犯知识产权”为借口打击竞争对手》：唐湘凌律师建议，鉴于涉及商业秘密的案件非常复杂，希望有关方面参考驰名商标司法认定案件的管辖规定，将涉及侵犯商业秘密犯罪的刑事案件审理权上收至省会城市所在地的中级法院管辖。