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员工侵犯商业秘密的行为

员工侵犯商业秘密的行为

上海BJ科技有限公司与上海MPL新材料实业有限公司等

侵犯商业秘密纠纷上诉案

案件要旨：根据员工侵犯企业的商业秘密的表现形式，可能存在着三种性质的行为，即违约行为、侵权行为及不正当竞争行为。当企业选择以侵权对其员工提起诉讼时，需明确该员工的行为是否符合法律规定的侵权行为的四个构成要件，并综合考虑举证责任的难易、或经济补偿的多少等问题。

编者注：本文摘自北京唐湘凌律师主编的《商业秘密保护实务精解与百案评析》（中国法制出版社出版）。唐湘凌律师毕业于中国人民大学法学院，法学硕士，北京专业商业秘密律师，主要服务领域为公司法、知识产权等领域。在商业秘密领域，唐律师办理过大量涉及侵犯商业秘密的民事、刑事案件，积累了丰富的经验。唐律师曾代理商业秘密案件在最高人民法院申请再审，并成功地使案件得到最高人民法院提审。欢迎与唐律师就企业设计商业秘密保密制度和相关商业秘密疑难案件事宜联系切磋。邮箱：18601900636@163.com，电话：18601900636。

一、案件来源

上海市浦东新区人民法院（2003）浦民三（知）初字第9号、上海市第一中级人民法院（2004）沪一中民五（知）终字第2号判决书。

二、基本案情

1999年5月，原告MPL公司完成ls－1涂料的研制，并将该产品投放市场。2001年2月，MPL公司的“高科牌ls－1涂料”被评为上海市高新技术成果转化项目。1997年6月起，被告金某进入原告MPL公司从事新型涂料研发工作。在生产中，金某具体负责开投料单工作，投料单上配料名称都用代号而不用实际的原料名称，投料单使用后收回，统一由总工程师保管。故在此过程中，金某掌握了ls－1涂料的配方和工艺。在2000年3月1日，MPL公司与金某签订了一份《劳动合同》，其附件《员工保密规定》第（一）条明确规定了“保密信息” 的具体内容，其中“技术性的”、“制作方法、配方”包括在内。

2001年5至6月，张某（BJ公司原法定代表人）经介绍约请了金某，邀请金某到其即将厂里的BJ公司工作，并许诺给金某以更好的待遇。同年6至7月间，金某向MPL公司请病假，开始为BJ公司生产涂料做准备。6月15日，金某与利时装潢公司（由张某担任总经理）签订了劳动合同，但实际并未在该公司工作，而是为BJ公司成立后生产涂料做筹备工作。7月2日，金某以需要学习和调养身体为由向原告提交了书面辞职报告。7月5日，BJ公司正式注册成立，张某任该公司董事长、法定代表人。7月16日起，由金某投料并负责技术指导的BJ公司产品gwz－1涂料开始投向市场。

8月16日，金某在交给MPL公司的承诺书上签名，其中约定自离职之日起3年内，金某不到生产与MPL公司类似产品的公司工作，亦不从事与在MPL公司在职期间的相关工作，遵公司的《保密规定》等，并约定若损害公司利益，将被追究违约的法律责任，并赔偿人民币2万元。随后金某正式办理了离职手续，移交了技术资料，但其却将记载有部分试验数据的笔记本及“ls－1试验情况汇总”带到了BJ公司。后金某在BJ公司任总工程师和科研开发部经理。

2002年4月，原告MPL公司向上海市浦东新区公安局报案称，金某、BJ公司侵犯其技术秘密。浦东新区公安局开展了案前调查，将获取的BJ公司产品与原告产品委托上海市化工产品质量监督检测中心进行检测，后又将检测结果及原告的技术资料交上海市科委组织专家进行鉴定。经鉴定，结论为：MPL公司研制的高科牌ls－1涂料的生产技术及配方中具有不为公众所知悉的内容，包含模数控制等三方面；BJ公司生产的建科牌gwz－1涂料的配方、生产工艺流程等与MPL公司研制、生产的高科牌ls－1涂料的生产技术及配方基本相同，两者属相同产品。2002年7月23日，浦东新区公安局对该案进行立案侦查，7月25日、26日分别对金某、张某刑事拘留，8月31日对金某、张某取保候审。

2003年5月，浦东新区人民法院对BJ公司、张某、金某侵犯商业秘密罪作出刑事判决，以BJ公司犯侵犯商业秘密罪判处罚金人民币10万元，以犯侵犯商业秘密罪分别判处金某拘役四个月、罚金人民币1.5万元，判处张某拘役六个月、罚金人民币2万元。三被告不服一审判决，提出上诉。2003年12月3日，法院作出终审判决，因张某在二审期间有悔罪表现，故改判张某拘役六个月、缓刑六个月、罚金人民币2万元，其余均维持原判。

后MPL公司以金某、BJ公司侵犯其商业秘密为由，向上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼。

三、法院审理

浦东新区人民法院认为，原告MPL公司经多年研制成功的ls－1涂料的技术及配方中含有不为公众所知悉的内容；该技术能提高涂料的使用性能，具有实用性和经济价值；且原告对该技术通过制定保密规定、与关键技术人员订立保密协议等方法，采取了保密措施。故法院确认原告ls－1涂料的技术、配方中与专家鉴定确认的三方面密点有关的内容，属于原告的商业秘密。

被告金某直接参与了原告ls－1涂料技术的研发，掌握了该涂料的技术及配方，在明知该技术属原告所有且其本人承担保密义务的情况下，仍接受BJ公司邀请，在未正式离开原告之前就使用原告的技术为BJ公司生产含有相同技术内容的产品，并在之后的一年内，使用该技术为BJ公司生产了10万余公斤的侵权产品。其直接将原告的技术秘密使用于BJ公司生产的产品，侵犯了原告的合法权益。BJ公司明知金某来自原告处，在自己的公司未作技术投资的情况下，公司一成立就依靠金某生产出了gwz－1涂料。由此，可以认定BJ公司主观上有使用原告技术的故意，客观上实际使用了原告的技术秘密，侵犯了原告的合法权益。据此，法院认为BJ公司与金某的行为共同侵犯了原告的商业秘密，构成不正当竞争。故最后判决：被告金某、BJ公司停止披露、使用或允许他人使用原告MPL公司的涉案商业技术秘密；二被告共同赔偿原告经济损失人民币 75万元（在判决生效后一个月内履行）；并在判决生效后三十日内共同在报刊上刊登道歉启事。

判决后，BJ公司不服，向上海市一中院提起上诉，上诉的主要理由是：上海市科委出具的鉴定报告存在相关程序问题；一审法院判决的经济赔偿数额有误等。请求二审法院撤销原判，驳回被上诉人MPL公司的诉讼请求。被上诉人金某辩称：其与MPL公司未签有保密协议；MPL公司的技术是公开可以查询到的；BJ公司的产品是其在BJ公司利用自己的技能开发出来的，和MPL公司的产品完全不一致，故应重新鉴定；判决的经济赔偿数额有误等，故被上诉人金某认为原审判决不公正，请求法院撤销原判。MPL公司则同意一审判决。

上海市一中院经审理后，确认被上诉人MPL公司研制的高科牌ls-1涂料的生产技术和配方中有关技术为其商业秘密；被上诉人金某的行为侵犯了MPL公司的商业秘密，其在承担刑事责任外，还应当承担相应的民事责任；上诉人BJ公司在明知金某披露、使用了MPL公司商业秘密的情况下，仍依靠金某所掌握的MPL公司的技术生产与MPL公司相同的产品，上诉人的行为亦构成对被上诉人MPL公司商业秘密的侵犯，且与金某具有共同侵权的故意，应承担连带责任。对于被上诉人金某认为其与MPL公司未签过保密协议，MPL公司的技术是公开的等辩称，以及上诉人BJ公司认为鉴定结论有误，应重新鉴定、法院对案件事实认识不清、一审判决的经济赔偿数额有误等上诉理由，因与事实不符，且无足够证据证明，法院不予采信。

综上所述，上海市第一中级人民法院作出了驳回上诉，维持原判的二审判决。

四、律师点评

根据员工侵犯企业的商业秘密的表现形式，可能存在着三种性质的行为，即违约行为、侵权行为及不正当竞争行为。有时，员工侵犯企业商业秘密的行为可能同时符合以上两种或三种行为的构成要件，这时候就存在着责任的竞合，如违约责任和侵权责任竞合的情形，由于二者的构成要件、归责原则、举证责任、时效、诉讼管辖等均不同，依据我国现行法律的相关规定，司法实践中允许受害人就上述两种请求权做出选择。本案中，MPL公司选择以侵权行为来对金某、BJ公司提起诉讼。故我们也借此主要来谈一下当企业选择以侵权对其员工提起诉讼时的法律保护问题。

员工侵犯企业商业秘密的侵权行为与一般的民事侵权行为的构成要件相一致。包括：（1）侵权行为的存在。商业秘密属于企业的知识产权，员工不正当泄露、使用企业的商业秘密或做出任何侵害、破坏企业商业秘密的行为，即侵害了企业的民事权利；（2）损害事实的存在。由于员工对企业商业秘密的侵害，给企业造成了现实利益的损失，或使企业丧失了潜在的竞争优势；（3）侵权行为与损害事实之间存在因果关系。即员工侵犯企业商业秘密的行为与企业所受损失之间具有一定的因果关系；（4）行为人主观上有过错。即员工对于企业商业秘密的侵害行为具有主观上的过错，包括故意及过失。由于员工与企业间的商业秘密纠纷主要是基于保密义务和竞业禁止合同而产生的，在劳动者的违约行为的同时侵犯了保护商业秘密的法律强制性规定，故在此情况下，即产生了违约责任与侵权责任的竞合。

在审理员工侵犯企业商业秘密是否构成侵权行为时，由于法院通常适用《民法通则》来对侵权案件进行审理，而《民法通则》针对民事侵权所作的是较为普遍性、概括性的规定，未对商业秘密的侵权行为确立具体的行为、执行标准，故很难以此来界定行为人的行为性质、侵权程度等。同时，由于侵权行为适用的是民法上“谁请求谁举证”及“过错责任”原则，故对商业秘密权利人的举证责任提出了较高的要求，在其无法提供相应的被侵权人侵害商业秘密的证据，及无法证明侵权人是否存在过错时，其主张很难被法院所支持。故在实务操作中，商业秘密侵权诉讼获胜者极少，大部分案件多以诉讼调解结案。

因此，在企业选择以侵权、违约或不正当竞争行为来对员工侵犯其商业秘密的行为提起告诉时，企业需对案件的实际情况、举证责任的难易、可获经济补偿的多少等诸多方面作综合考虑后，选择一个最佳的诉由。

编者注：本文摘自北京唐湘凌律师主编的《商业秘密保护实务精解与百案评析》（中国法制出版社出版）。唐湘凌律师毕业于中国人民大学法学院，法学硕士，北京专业商业秘密律师，主要服务领域为公司法、知识产权等领域。在商业秘密领域，唐律师办理过大量涉及侵犯商业秘密的民事、刑事案件，积累了丰富的经验。唐律师曾代理商业秘密案件在最高人民法院申请再审，并成功地使案件得到最高人民法院提审。欢迎与唐律师就企业设计商业秘密保密制度和相关商业秘密疑难案件事宜联系切磋。邮箱：18601900636@163.com，电话：18601900636。

由于唐湘凌律师办理过大量商业秘密案件，在商业秘密领域比较有影响，并就商业秘密的法律保护多次接受《知识产权报》、《科技日报》等全国性报社采访。以下为唐湘凌律师关于商业秘密保护观点的报道：

《知识产权报》文章《涉及侵犯商业秘密罪的若干问题》：唐湘凌律师办理过多起涉及商业秘密的案件，对企业商业秘密保护的现状深有感触，“一些企业笼统的以为自己采取保密措施的信息的全部是商业秘密，实际上司法机关会因为该类信息不符合商业秘密的法定条件而驳回。”

《知识产权报》文章《涉及侵犯商业秘密罪的若干问题》：唐湘凌律师认为，鉴于地方基层涉及侵犯商业秘密的案件发案率不高，有时一个基层法院几年都遇不到一个侵犯商业秘密案，加之商业秘密犯罪案件往往涉及很多专业性极强的问题，基层法院缺乏办案经验，比如这次会上研讨涉及的刑事案例，是武汉一个基层法院受理的第一个侵犯商业秘密罪的案件，该案从公安立案侦查到检察院起诉至法院历经一年多的时间，现在法院审理又面临截然相反的两个鉴定结论在“打架”。把如此棘手的一个知识产权刑事案件交给从未有类似案件审判经验的基层法院审理实是勉为其难。建议参考目前有关驰名商标司法认定案件的管辖规定，将涉及侵犯商业秘密犯罪的刑事案件审理权上收至省会城市所在地的中级法院管辖。

《科技日报》文章《跳槽走人 技术秘密如何留下——企业要增强商业秘密保护意识，但不能以“侵犯商业秘密”为借口打击竞争对手》：唐湘凌律师说，“根据有关规定，刑事案件中的公、检、法机关均有委托鉴定的权力，民事案件的当事人也有自行委托鉴定的权利，在实践中，刑事或者民事案件的被告及其代理人往往也会委托鉴定，这样不可避免地会出现多头鉴定、重复鉴定的现象。”

《科技日报》文章《跳槽走人 技术秘密如何留下——企业要增强商业秘密保护意识，但不能以“侵犯商业秘密”为借口打击竞争对手》：关于企业在保护商业秘密方面应做的工作，唐湘凌认为，企业在保护商业秘密方面一定要做好预防性工作，例如划定商业秘密的范围；建立秘密资料的存档管理制度；涉密计算机不联网；对企业员工进行商业秘密法律知识培训；与员工签署的《保密协议》；与可能接触较高级别商业秘密的员工签订的《竞业禁止协议》，签署保密协议时，一定要根据其接触或可能接触的商业秘密进行严格划定、明确保密的具体内容。”

《科技日报》文章《不能以“侵犯知识产权”为借口打击竞争对手》：唐湘凌律师建议，鉴于涉及商业秘密的案件非常复杂，希望有关方面参考驰名商标司法认定案件的管辖规定，将涉及侵犯商业秘密犯罪的刑事案件审理权上收至省会城市所在地的中级法院管辖。