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商业秘密侵权纠纷可以和解方式妥善解决

商业秘密侵权纠纷可以和解方式妥善解决

上海WH塑胶有限公司与谢某等侵害商业秘密纠纷上诉案

案件要旨：商业秘密侵权纠纷可以和解方式妥善解决。商业秘密权利人若打算以和解方式解决商业秘密侵权纠纷，应注意收集侵权人实施了侵权行为的证据，并以法律法规为依据，分析若进行诉讼获得胜诉的可能性，以及法院会支持的赔偿数额的范围等情况，最后制定出可行的若干套方案，做好与侵权人谈判前的准备。

编者注：本文摘自北京唐湘凌律师主编的《商业秘密保护实务精解与百案评析》（中国法制出版社出版）。唐湘凌律师毕业于中国人民大学法学院，法学硕士，北京专业商业秘密律师，主要服务领域为公司法、知识产权等领域。在商业秘密领域，唐律师办理过大量涉及侵犯商业秘密的民事、刑事案件，积累了丰富的经验。唐律师曾代理商业秘密案件在最高人民法院申请再审，并成功地使案件得到最高人民法院提审。欢迎与唐律师就企业设计商业秘密保密制度和相关商业秘密疑难案件事宜联系切磋。邮箱：18601900636@163.com，电话：18601900636。

一、案件来源

上海市第二中级人民法院（2004）沪二中民五（知）初字第162号、上海市高级人民法院（2005）沪高民三（知）终字第15号判决书。

二、基本案情

1999年4月至5月，被告谢某应聘至原告WH公司担任业务员。2002年12月1日，谢某签收了《WH公司业务员从业守则》，该守则中规定：公司所有从业人员须作好自有客户的保密工作，不向其它业务员透露，并不得私下搜集其他业务员客户资料；所有业务人员应作好本公司各项生产及单价等信息的保密工作，不向公司内无关人员泄露；客户资源的所有权归公司所有，业务员无论在职与否都不得任意将客户资源私自处理；业务人员须忠于所从业公司，不得为它厂兼职相关或不相关业务等。12月25日，WH公司与谢某又签订《协议书》，约定：谢某两年内不得以任何借口及理由经营本公司发生往来的客户（2002年12月25日之前的公司现有的客户）；永远不做损害本公司声誉的行动；不准外泄本公司的客户资料给个人及其它公司等。同日，谢某从WH公司处离职。

2002年9月，被告HL公司成立。谢某为HL公司投资人之一，并担任执行董事和总经理。公司的经营范围为生产加工塑料制品、电子配件。而WH公司的经营范围为生产、销售PVC吸塑。

后WH公司以谢某、HL公司侵犯其商业秘密为由，向上海市第二中级人民法院提起诉讼。为证明其拥有商业秘密客户名单，WH公司根据2002年12月25日前增值税专用发票上购货单位名称整理出客户单位227家，作为其主张客户名单的保护客体。

法院根据WH公司申请对HL公司证据保全时，将WH公司的客户单位与HL公司经销的客户对比，有7家公司相同。据WH公司统计，其对上述7家客户中的6家（不包括销售额增加的1家）2003年度销售额与2002年度销售额比较，减少了709704.68元。

经查明，上述与WH公司相同的7家客户中，有5家单位出具情况说明或证明，证明其是基于自身要求或对谢某的熟悉程度而建立业务关系的。其中4家单位的交易记录证明HL公司在WH公司与谢某签订有关协议前已经建立了业务关系。

三、法院审理

上海市第二中级人民法院经审理认为：只有权利人经过相当的努力，形成了在一定期间内相对固定的且具有独特交易习惯等内容的客户名单，才可获得商业秘密保护。受法律保护的客户名单应当具备商业秘密的基本要件，即秘密性、新颖性、价值性和实用性。其中的新颖性，是指该客户名单不易于取得，需要付出一定努力才能得到，并不为同行所知悉。WH公司现仅提供要求保护的客户名称及与该客户发生交易的增值税发票，尚不足证明WH公司的客户名单具有新颖性。同时WH公司的客户名单又不具有受法律保护的客户名单所要求的最低程度的信息量。故根据现有证据，WH公司主张其客户名单属于其商业秘密并要求保护的请求，难以支持。WH公司与谢某在相关协议上约定谢某不得与WH公司客户接触，但不能因此免除WH公司对其主张保护的权利的举证义务。如果WH公司认为谢某违反相关协议约定，因属违约纠纷，可以另行解决。据此，上海市二中院判决：WH公司的诉讼请求不予支持。案件受理费、保全费由WH公司负担。

判决后，WH公司不服，向上海市高院提起上诉。其上诉理由为: 原审判决适用法律不当。客户名单是否必须具有原审判决所称的“新颖性”，法律并无规定。原审判决认为客户名单的“新颖性”是指“该客户名单中的相关信息不易于取得，需要付出一定的努力才能得到，并不为同行所知悉”。该定义与专利法中关于新颖性的定义并不一致。据此，请求二审法院撤销原判，依法改判。

针对WH公司的上诉，上海市高院认为：作为经营信息的客户名单要作为商业秘密受法律保护，必须符合法律对商业秘密的界定。即使WH公司主张的客户名单为其商业秘密能够成立，由于谢某是在2002年12月1日才签署了《WH公司业务员从业守则》，故其在2002年12月1日后才开始对WH公司的客户名单商业秘密承担保密义务，但在其承担保密义务前，HL公司已和与WH公司相同的7家客户中的4家单位发生过交易，故不存在谢某违反其对WH公司所承担的保密义务，将该4家单位客户名单披露给HL公司的可能性；而对于谢某承担保密义务前没有交易记录的另外3家单位，由于是该3家单位主动与HL公司进行交易，而非HL公司利用谢某披露的客户名单主动与该3家单位进行交易，故针对该3家单位主张商业秘密侵权亦不能成立。因此，无论原审判决关于客户名单“新颖性”及客户名单受法律保护最低程度信息量的理解是否恰当，WH公司的上诉请求均不能成立。

至于WH公司与谢某签订的《协议书》中约定谢某两年内不得以任何借口及理由经营与WH公司发生过往来的客户，属于竞业禁止约定。该竞业禁止约定是否合法有效，谢某是否违反了该约定，不属于本案审理的范围，故原审判决的相应处理并无不当。

综上所述，上海市高院作出了驳回上诉，维持原判的二审判决。

四、律师点评

本案又是一起员工跳槽，原单位以员工泄露商业秘密为由提起的诉讼。实质上，以民事、刑事诉讼或采取行政途径解决商业秘密纠纷，都有可能在公力介入的过程中导致商业秘密的进一步扩散，而商业秘密一经扩散，其为权利人创造的价值锐减不说，更有甚者是彻底的失去秘密性，丧失作为商业秘密的资格。因此，在发生商业秘密侵权纠纷时，当事人可以考虑采取和解方式解决相关问题，将商业秘密的扩散限制在最小范围内。

那么，如果商业秘密权利人打算以和解方式解决商业秘密纠纷，应做好哪些准备工作呢？

首先，权利人应当按照诉讼的要求，通过各种渠道充分的收集侵权人实施了侵权行为的证据。在此期间，权利人应特别注意做好保密工作，以便收集到更为完整的证据，并防止打草惊蛇，导致侵权人采取手段隐匿、销毁证据。

其次，权利人应根据手头的证据，并以法律法规为依据，充分分析若进行诉讼获得胜诉的可能性，以及法院会支持的赔偿数额的范围等情况。同时，当事人还应对侵权人的资产、信誉等情况进行调查，从而了解和解成功的可能性及侵权人进行经济赔偿的能力。

最后，在了解上述情况后，商业秘密权利人应在律师的帮助下，分析利弊并可制定出可行的若干套方案，做好与侵权人谈判前的准备。同时，在权利人向对方公开提出和解之前，必须做好提起民事、刑事诉讼或以仲裁、行政等方式解决纠纷的准备。若是在证据未收集完备，或是对于对方的资信等未予完全了解前就贸然的提出和解，极有可能导致对方隐匿、销毁证据或采取转移资产等手段，给权利人的利益造成损害。

而作为被控侵权方，在“权利人”提起和解时，也应根据双方手中掌握的证据的情况，分析自己所实施的行为的性质、是否真的存在侵权行为以及可能要承担的法律责任等情况，决定是否接受和解的处理方式。

编者注：本文摘自北京唐湘凌律师主编的《商业秘密保护实务精解与百案评析》（中国法制出版社出版）。唐湘凌律师毕业于中国人民大学法学院，法学硕士，北京专业商业秘密律师，主要服务领域为公司法、知识产权等领域。在商业秘密领域，唐律师办理过大量涉及侵犯商业秘密的民事、刑事案件，积累了丰富的经验。唐律师曾代理商业秘密案件在最高人民法院申请再审，并成功地使案件得到最高人民法院提审。欢迎与唐律师就企业设计商业秘密保密制度和相关商业秘密疑难案件事宜联系切磋。邮箱：18601900636@163.com，电话：18601900636。

由于唐湘凌律师办理过大量商业秘密案件，在商业秘密领域比较有影响，并就商业秘密的法律保护多次接受《知识产权报》、《科技日报》等全国性报社采访。以下为唐湘凌律师关于商业秘密保护观点的报道：

《知识产权报》文章《涉及侵犯商业秘密罪的若干问题》：唐湘凌律师办理过多起涉及商业秘密的案件，对企业商业秘密保护的现状深有感触，“一些企业笼统的以为自己采取保密措施的信息的全部是商业秘密，实际上司法机关会因为该类信息不符合商业秘密的法定条件而驳回。”

《知识产权报》文章《涉及侵犯商业秘密罪的若干问题》：唐湘凌律师认为，鉴于地方基层涉及侵犯商业秘密的案件发案率不高，有时一个基层法院几年都遇不到一个侵犯商业秘密案，加之商业秘密犯罪案件往往涉及很多专业性极强的问题，基层法院缺乏办案经验，比如这次会上研讨涉及的刑事案例，是武汉一个基层法院受理的第一个侵犯商业秘密罪的案件，该案从公安立案侦查到检察院起诉至法院历经一年多的时间，现在法院审理又面临截然相反的两个鉴定结论在“打架”。把如此棘手的一个知识产权刑事案件交给从未有类似案件审判经验的基层法院审理实是勉为其难。建议参考目前有关驰名商标司法认定案件的管辖规定，将涉及侵犯商业秘密犯罪的刑事案件审理权上收至省会城市所在地的中级法院管辖。

《科技日报》文章《跳槽走人 技术秘密如何留下——企业要增强商业秘密保护意识，但不能以“侵犯商业秘密”为借口打击竞争对手》：唐湘凌律师说，“根据有关规定，刑事案件中的公、检、法机关均有委托鉴定的权力，民事案件的当事人也有自行委托鉴定的权利，在实践中，刑事或者民事案件的被告及其代理人往往也会委托鉴定，这样不可避免地会出现多头鉴定、重复鉴定的现象。”

《科技日报》文章《跳槽走人 技术秘密如何留下——企业要增强商业秘密保护意识，但不能以“侵犯商业秘密”为借口打击竞争对手》：关于企业在保护商业秘密方面应做的工作，唐湘凌认为，企业在保护商业秘密方面一定要做好预防性工作，例如划定商业秘密的范围；建立秘密资料的存档管理制度；涉密计算机不联网；对企业员工进行商业秘密法律知识培训；与员工签署的《保密协议》；与可能接触较高级别商业秘密的员工签订的《竞业禁止协议》，签署保密协议时，一定要根据其接触或可能接触的商业秘密进行严格划定、明确保密的具体内容。”

《科技日报》文章《不能以“侵犯知识产权”为借口打击竞争对手》：唐湘凌律师建议，鉴于涉及商业秘密的案件非常复杂，希望有关方面参考驰名商标司法认定案件的管辖规定，将涉及侵犯商业秘密犯罪的刑事案件审理权上收至省会城市所在地的中级法院管辖。